MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 8/95

Protocolo de Armonización de Normas sobre
Propiedad Intelectual en materia de Marcas,
Indicaciones de Procedencia y
Denominaciones de Origen

VISTO: El Art. 13 del Tratado de Asunción, la Decisión Nº 4/91 del Consejo
del Mercado Común, la Resolución Nº 39/94 del Grupo Mercado Común y la
Recomendación Nº 7/94 del SGT Nº 7.

CONSIDERANDO:
La necesidad de promover una protección efectiva y adecuada de los derechos de
Propiedad Intelectual en materia de marcas, de indicaciones de procedencia y
denominación de origen.
Que se deben establecer para tales fines reglas y principios que sirvan para la
aplicación de los derechos de Propiedad Intelectual en materia de marcas,
indicaciones de procedencia y denominación de origen.

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN DECIDE:
Art. 1 - Aprobar el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual
en el MERCOSUR, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y
Denominaciones de Origen”, que consta como Anexo a la presente Decisión.



ANEXO

PROTOCOLO DE ARMONIZACIÓN DE NORMAS SOBRE
PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MERCOSUR,
EN MATERIA DE MARCAS, INDICACIONES
DE PROCEDENCIA Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

Los Gobiernos de la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la
República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay ;
Deseando reducir las distorsiones y los impedimentos al comercio y a la circulación
de bienes y servicios en el territorio de los Estados Partes del Tratado de Asunción ;
Reconociendo la necesidad de promover una protección efectiva y adecuada a los
derechos de propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones de
procedencia y denominaciones de origen y garantizar que el ejercicio de tales
derechos no represente en sí mismo una barrera al comercio legítimo;
Reconociendo la necesidad de establecer para tales fines reglas y principios que
sirvan para orientar la acción administrativa, legislativa y judicial de cada Estado
Parte en el reconocimiento y aplicación de los derechos de propiedad intelectual en
materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen ;
Concordando que tales reglas y principios deben conformarse a las normas fijadas
en los instrumentos multilaterales existentes a nivel internacional, en particular el
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo
de 1967 ) y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados
con el Comercio, firmado el 15 de abril de 1994 como Anexo al Acuerdo que
establece la Organización Mundial del Comercio, negociado en el ámbito de la
Ronda Uruguay del GATT.


DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Naturaleza y Alcance de las Obligaciones
Los Estados Partes garantizarán una protección efectiva a la propiedad
intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de
origen, asegurando al menos la protección que deriva de los principios y normas
enunciados en este Protocolo.
Podrán, sin embargo, conceder una protección más amplia, siempre que no
sea incompatible con las normas y principios de los Tratados mencionados en este
Protocolo.

Artículo 2
Vigencia de las obligaciones internacionales
1) Los Estados Partes se obligan a observar las normas y principios de la
Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de
Estocolmo de 1967) y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (1994), Anexo al Acuerdo de creación de la
Organización Mundial de Comercio (1994) .
2) Ninguna disposición del presente Protocolo afectará las obligaciones de los
Estados Partes resultantes de la Convención de París para la Protección de la
Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) o del Acuerdo sobre los aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994) .

Artículo 3
Tratamiento Nacional
Cada Estado Parte concederá a los nacionales de los demás Estados Partes
un tratamiento no menos favorable que el que concede a sus propios nacionales en
cuanto a la protección y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en materia
de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen.

Artículo 4
Dispensa de Legalización
1) Los Estados Partes procurarán, en la medida de lo posible, dispensar la
legalización de documentos y de firmas en los procedimientos relativos a propiedad
intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de
origen.
2) Los Estados Partes procurarán, en la medida de lo posible, dispensar la
presentación de traducciones juradas o legalizadas en los procedimientos relativos a
la propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia y
denominaciones de origen, cuando los documentos originales estuviesen en idioma
español o portugués.
3) Los Estados Partes podrán exigir una traducción jurada o legalizada
cuando ello fuese indispensable en caso de litigio en la vía administrativa o judicial.


MARCAS

Artículo 5
Definición de Marca
1) Los Estados Partes reconocerán como marca para efectos de su registro
cualquier signo que sea susceptible de distinguir en el comercio productos o
servicios.
2) Cualquier Estado Parte podrá exigir, como condición de registro, que el
signo sea visualmente perceptible.
3) Los Estados Partes protegerán las marcas de servicios y las marcas
colectivas y podrán igualmente, prever protección para las marcas de certificación.
4) La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no
será, en ningún caso, obstáculo para el registro de la marca.

Artículo 6
Signos Considerados como Marcas
1) Las marcas podrán consistir, entre otros, en palabras de fantasía, nombres,
seudónimos, lemas comerciales, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos,
etiquetas, escudos, estampas, orlas, líneas y franjas, combinaciones y disposiciones
de colores, y la forma de los productos, de sus envases o acondicionamientos, o de
los medios o locales de expendio de los productos o servicios.
2) Las marcas podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o
extranjeras, siempre que no constituyan indicaciones de procedencia o una
denominación de origen conforme con la definición dada en los Artículos 19 y 20 de
este Protocolo.

Artículo 7
De las Disposiciones del Registro
Podrán solicitar el registro de una marca las personas físicas o jurídicas de
derecho público o de derecho privado que tengan un legítimo interés.

Artículo 8
Prelación para el Registro de una Marca
Tendrá prelación en la obtención del registro de una marca aquel que primero
lo solicitara, salvo que ese derecho sea reclamado por un tercero que la haya usado
de forma pública, pacífica y de buena fe, en cualquier Estado Parte, durante un
plazo mínimo de seis meses, siempre que al formular su impugnación solicite el
registro de la marca.

Artículo 9
Marcas Irregistrables
1) Los Estados Partes prohibirán el registro, entre otros, de signos
descriptivos o genéricamente empleados para designar los productos o servicios o
tipos de productos o servicios que la marca distingue, o que constituya indicación de
procedencia o denominación de origen.
2) También prohibirán el registro, entre otros, de signos engañosos, contrarios
a la moral o al orden público, ofensivos a las personas vivas o muertas o a los
credos; constituidos por símbolos nacionales de cualquier país; susceptibles de
sugerir falsamente vinculación con personas vivas o muertas o con símbolos
nacionales de cualquier país, o atentatorios de su valor o respetabilidad.
3) Los Estados Partes denegarán las solicitudes de registro de marcas que
comprobadamente afecten derechos de terceros y declararán nulos los registros de
marcas solicitados de mala fe que afecten comprobadamente derechos de terceros.
4) Los Estados Partes prohibirán en particular el registro de un signo que imite
o reproduzca, en todo o en parte, una marca que el solicitante evidentemente no
podía desconocer como perteneciente a un titular establecido o domiciliado en
cualquiera de los Estados Partes y susceptible de causar confusión o asociación.
5) El Artículo 6 bis de la Convención de París para la protección de la
Propiedad Industrial se aplicará mutatis mutandis, a los servicios. Para determinar la
notoriedad de la marca en el sentido de la citada disposición, se tomará en cuenta el
conocimiento del signo en el sector de mercado pertinente, inclusive el conocimiento
en el Estado Parte en que se reclama la protección, adquirido por el efecto de una
publicidad del signo.
6) Los Estados Partes asegurarán en su territorio la protección de las marcas
de los nacionales de los Estados Partes que hayan alcanzado un grado de
conocimiento excepcional contra su reproducción o imitación, en cualquier ramo de
actividad, siempre que haya posibilidad de perjuicio.

Artículo 10
Plazo de Registro y Renovación
1) La vigencia del registro de una marca vencerá a los 10 años contados
desde la fecha de su concesión en el respectivo Estado Parte.
2) El plazo de vigencia del registro podrá ser prorrogado por períodos iguales
y sucesivos de diez años, contados desde la fecha de vencimiento precedente.
3) Los Estados Partes se comprometen a cumplir, como mínimo, con lo
establecido en el Artículo 5 bis de la Convención de París para la Protección de la
Propiedad Industrial ( Acta de Estocolmo 1967 ).
4) En ocasión de la prórroga no se podrá introducir ninguna modificación en
la marca, ni tampoco la ampliación de la lista de productos o servicios cubiertos por
el registro.
5) A efectos de la prórroga de un registro de marca, ningún Estado Parte
podrá :
a) realizar un examen de fondo del registro,
b) llamar a oposiciones o admitirlas,
c) exigir que la marca esté en uso,
d) exigir que la marca se haya registrado o prorrogado en algún
otro país u oficina regional.

Artículo 11
Derechos Conferidos por el Registro
El registro de una marca conferirá a su titular el derecho de uso exclusivo, y
de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento, entre otros, los
siguientes actos: uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca para
cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese crear confusión o un
riesgo de asociación con el titular del registro; o un daño económico o comercial
injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la
marca, o de un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de su titular.

Artículo 12
Uso por Terceros de Ciertas Indicaciones
El registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero
use, entre otras, las siguientes indicaciones, siempre que tal uso se haga de buena
fe y no sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los
productos o servicios:
a) su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles ;
b) indicaciones o informaciones sobre la disponibilidad, utilización, aplicación
o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de
recambio o accesorios.

Artículo 13
Agotamiento del Derecho
El registro de una marca no podrá impedir la libre circulación de los productos
marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la
autorización del mismo. Los Estados Partes se comprometen a prever en sus
respectivas legislaciones medidas que establezcan el Agotamiento del Derecho
conferido por el registro.

Artículo 14
Nulidad del Registro y Prohibición de Uso
1) A pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular del
registro de la marca, la autoridad nacional competente del Estado Parte declarará la
nulidad de ese registro si él se efectuó en contravención con alguna de las
prohibiciones previstas en los Artículos 8 y 9.
2) Cuando las causales de nulidad sólo se dieran con respecto a uno o
algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se
declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán de
la lista respectiva en el registro de la marca.
3) Los Estados Partes podrán establecer un plazo de prescripción para la
acción de nulidad.
4) La acción de nulidad no prescribirá cuando el registro se hubiese obtenido
de mala fe.

Artículo 15
Cancelación del Registro por Falta de Uso de la Marca
1) Los Estados Partes en los cuales está prevista la obligación de uso de la
marca, a pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular del
registro de la marca, la autoridad nacional competente podrá cancelar el registro de
una marca cuando ésta no se hubiese usado en ninguno de los Estados Partes
durante los cinco años precedentes a la fecha en que se inicie la acción de
cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco
años contados desde la fecha de registro de la marca. No se cancelará el registro
cuando existieran motivos que la autoridad nacional competente considere justifican
la falta de uso.
2) Los Estados Partes en los cuales está prevista la obligación de uso de la
marca podrán prever la caducidad parcial del registro cuando la falta de uso solo
afectara a alguno o algunos de los productos o servicios distinguidos por la marca.

Artículo 16
Uso de la Marca
1) Los Estados Partes, en los cuales está prevista la obligación de uso de la
marca, establecen que los criterios para la obligación de uso de la marca serán
fijados de común acuerdo por los órganos nacionales competentes.
2) El uso de la marca en cualquiera de los Estados Partes bastará para evitar
la cancelación del registro que se hubiese pedido en alguno de ellos.
3) La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la
marca.

Artículo 17
Impugnación de Pedido de Registro y de Registros
Los Estados Partes se comprometen a prever un procedimiento administrativo
de oposición a las solicitudes de registro de marca. También se comprometen a
establecer un procedimiento administrativo de nulidad de registro.

Artículo 18
Clasificación de Productos y Servicios
Los Estados Partes que no usen la Clasificación Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por Acuerdo de Niza de 1957,
ni sus revisiones y actualizaciones vigentes, se comprometen a adoptar las medidas
necesarias a efectos de su aplicación.


DE LAS INDICACIONES Y PROCEDENCIA Y LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

Artículo 19
Obligación de Protección y Definiciones
1) Los Estados Partes se comprometen a proteger recíprocamente sus
indicaciones de procedencia y sus denominaciones de origen.
2) Se considera indicación de procedencia el nombre geográfico del país,
ciudad, región o localidad de su territorio, que sea conocido como centro de
extracción, producción o fabricación de determinado producto o de prestación de
determinado servicio.
3) Se considera denominación de origen el nombre geográfico de país,
ciudad, región o localidad de su territorio, que designe productos o servicios cuyas
cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio
geográfico, incluidos factores naturales y humanos.

Artículo 20
Prohibición de Registro como Marca
Las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen previstas en
los incisos 2 y 3 supra no serán registradas como marcas.


DISPOSICIONES FINALES

Artículo 21
Los Estados Partes otorgarán protección a las variedades de plantas y de
otras obtenciones vegetales mediante patentes, o un sistema sui géneris, o cualquier
otro sistema resultante de la combinación de ambos.

Artículo 22
Los Estados Partes implementarán medidas efectivas para reprimir la
producción en el comercio de productos piratas o falsificados.

Artículo 23
Los Estados Partes establecerán cooperación en el sentido de examinar y
dirimir dificultades inherentes a la circulación de bienes y servicios en el
MERCOSUR, resultantes de cuestiones relativas a la propiedad intelectual.

Artículo 24
Los Estados Partes se comprometen a realizar esfuerzos en el sentido de
concluir, a la mayor brevedad, acuerdos adicionales sobre patentes de invención,
modelos de utilidad, diseños industriales, derechos de autor y conexos, y otras
materias relativas a la propiedad intelectual.

Artículo 25
Las controversias que surgieren entre los Estados Partes en relación a la
aplicación, interpretación o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente Protocolo serán resueltas mediante negociaciones diplomáticas directas.
Si mediante tales negociaciones no se llegara a un acuerdo o si esa
controversia fuera solucionada sólo en parte, se aplicarán los procedimientos
previstos en el sistema de solución de controversias vigente en el MERCOSUR.

Artículo 26
El presente Protocolo, parte integrante del Tratado de Asunción, entrará en
vigor, para los dos primeros Estados Partes que lo ratifiquen treinta días después del
depósito del segundo instrumento de ratificación.
Para los demás signatarios entrará en vigor a los treinta días del depósito de
los respectivos instrumentos de ratificación en el orden en que fueron depositados .

Artículo 27
La adhesión de un Estado Partes al Tratado de Asunción implicará ipso jure
la adhesión al presente Protocolo.

Artículo 28
El Gobierno de la República del Paraguay será el depositario del presente
Protocolo, y de los instrumentos de ratificación y enviará copias debidamente
autenticadas de los mismos a los Gobiernos de los demás Estados Partes.
El Gobierno de la República del Paraguay notificará a los Gobiernos de los
demás Estados Partes la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo y la fecha
de depósito de los instrumentos de ratificación.
Hecho en la ciudad de Asunción, República del Paraguay a los cinco días del mes
de agosto del año mil novecientos noventa y cinco, en un original, en los idiomas
español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.